美国专利制度下的分案申请策略与中国专利实践存在比较大的差异,尤其是美国专利制度提供了三种不同的分案申请策略供申请人加以选择,本文对这三种情况分别加以简要介绍。
首先,与中国一样,在美国申请人可通过分案申请(Divisional Application)克服专利申请的单一性缺陷。在美国的专利审查过程中,美国审查员通常会在审查阶段早期对专利申请进行单一性审查。基于避免重复授权(Double Patenting)的考虑,审查员如果认为该专利申请权利要求书含有超过一项发明,就会向申请人发出《限制要求通知书》(Restriction Requirement),要求申请人把专利申请权利要求书限制为仅仅包含一项发明。对于从母案分割出来的部分,申请人可以向美国专利商标局(USPTO)提出分案申请(Divisional Application)。对于分案申请(Divisional Application),说明书部分不可超出原申请(母案)的公开范围,因此分案申请(Divisional Application)与母案的申请日及优先权日一致。申请人可以在专利授权前或专利申请放弃前提交分案申请(Divisional Application)。
其次,申请人还可通过延续案申请(Continuation)把没有包括在原权利要求书中,但已经在原申请完整公开的发明点以一项新的专利申请提交。对于延续案申请(Continuation),说明书部分不可超出原申请(母案)的公开范围,因此延续申请与母案的申请日及优先权日一致。申请人可以在专利授权前或专利申请放弃前提交延续申请(Continuation)。申请人可以通过延续案的方式改变发明的保护范围。实践中,很多申请人在提交美国专利申请时,故意把权利要求的保护范围写得比较小。当审查员表示该申请可以授权时,申请人则重新撰写保护范围较大的权利要求,提交延续申请案,这样就能获得不同保护范围的授权专利了。而有一些申请人,则通过继续审查程序,使其专利申请长期处于悬而未决的状态。一旦发现侵权者,就撰写一套全面覆盖侵权产品的权利要求,并提交延续案申请(Continuation)。利用这种策略,申请人就可对侵权者进行精确高效的打击。
再者,在申请提交后,如果申请人对发明做了进一步的改进,还可以通过提交部分延续案(Continuation-in-part)的方式对新增的发明点进行保护。对于部分延续案申请(Continuation-in-part),与原申请(母案)的公开范围一致的部分,其申请日及优先权日与母案一致。对于新增加的部分,其申请日则为部分延续案申请日。申请人需要注意的是,对于新增的部分,如需获得专利权,均必须满足美国新颖性要求,即,如果新增加的部分已经公开使用、销售、许诺销售或通过文献公开了,申请人必须在公开日起一年内提交部分延续案申请(Continuation-in-part),才不会丧失新颖性。
综上所述,在美国专利申请过程中,申请人可以充分利用美国专利审查程序上的上述特点,在不同时机有选择性地提交分案申请、延续案和部分延续案,从而达到不同的专利申请目标,实现专利权利上的利益最大化。