现在大家出门旅游的时候,最常想到的订房网站是什么呢?trivago?airbnb? Booking?但你知道Booking.com,先前想要向美国专利商标局申请商标皆被驳回,双方进入争讼阶段,2020年6月30日,美国最高法院做出了判决认为Booking.com可以注册申请商标,肯定了Booking.com商标的后天识别性。
商标的识别性分为两种:先天识别性、后天识别性。前者指商标本身所固有,无须经由使用取得的识别能力;后天识别性则指标识原不具有识别性,但经由在市场上之使用,其结果使相关消费者得以认识其为商品或服务来源的标识,即具有商标识别性,因此时该标识除原来的原始意涵外,尚产生识别来源的新意义,所以后天识别性又称为第二意义。
不具先天识别性的原因有:“描述性标识”指对于商品或服务的品质、功用或其他有关的成分、产地等特性,作直接、明显描述的标识,民众容易将之认为商品或服务的说明,而非识别来源的标识。
“通用标章或名称”是业者就特定商品或服务所共同使用之标志,通用名称则为业者通常用以表示商品或服务之名称,通用名称亦包括其简称、缩写及俗称。
“其他不具先天识别性的标识”包括有单一字母;型号;单纯数字;简单线条或基本几何图形;装饰图案;姓氏;称谓与姓氏结合;公司名称;域名;习见的宗教神祇、用语与标志;标语;习见祝贺语、吉祥语、流行用语与成语等,当缺乏指示来源的功能时,亦属不具识别性的标识,不得注册。
一开始美国专利商标局以“Booking”这个词汇是通用名称,指预定的动作,而“.com”为商业网站等理由驳回注册,且在美国法院先前判决中一个通用名称加上通用的商业组织型态(company、Corp.或Inc.)等辞汇,仍然是一个通用名称,不得注册商标。在网络出现后,美国专利商标局的立场也包含到网址,认为在辞汇前面加上([URL]),或在辞汇后面加上“常见的第一级域名”(.com、org、edu),为代表网址的通用名称,不具备来源指示功能。
而一审、二审、最高法院,则认为有证据显示74.8%的民众皆认知“Booking.com”为一间公司,可指示服务来源,已非订购网站中的通用名称。足够显示出“Booking.com”具有商标的后天识别性。且认为原先不让通用名称注册商标的原因是因为怕其独占通用名称,影响到其他同业竞争公平性。然而,若申请人想要主张他人商标侵权“.com”,须举证提出对民众有混淆误认之虞的证明。
最高法院作出的判决显示出,对于原本完全禁止以通用名称注册商标的美国专利商标局,将来面临一样的事情必须有所斟酌,不能直接驳回。未来,我们看到“通用名称+Inc.”“通用名称+.com”…等商标的可能性大大增加。