前几天,同业的专利师问我一个美国专利申请案收到35 USC 101核驳的问题,审查委员指出,请求项虽然使用基因算法,但整体来说,却是一种抽象概念,而不属于美国专利法所保护的客体。同业道长不解的是,为什么明明套用了基因算法,审查委员却还是认为是抽象概念。
我稍微地看了请求项的内容,发现了请求项是保护一种方法,这个方法并没有限定是由计算机装置去计算,也就是请求项之方法的执行对象也可能是人。另外,进一步地查阅请求项的内容,步骤几乎都是写“根据输入参数A、输入参数B产生输出参数C”之类的“黑盒子”描述,而没有具体的细节。
关于软件类的专利,其执行应该是由计算机装置,如果范围扩大到人也可以去执行,则不属于美国专利法所保护的客体,该篇美国专利申请案的方法虽涉及基因算法,但基因算法并非不能由人去计算(只是会算到疯掉)。再者,即使是将请求项的方法限定是由计算机装置执行,仍然有一个问题是,由于,步骤内容都是“黑盒子”的描述,输入参数与输出参数的定义也不清楚,因此,审查委员说是一种请求项保护一种抽象概念并不为过。
处理这类核驳的答辩理由的方式,除了上面所述的,将请求项的方法限定是由计算机装置执行外,需要进一步地将“根据输入参数A、输入参数B产生输出参数C”的细节做法描述于请求项中,并且在答辩稿中指出,请求项的方法虽然不是用于改善计算机计算的效能,但请求项的方法中之步骤的做法使用了特定算法,并非单纯地将人工转自动化,而是进行了资料的处理才能借此获得特定资讯,以使特定资讯能够被用来进行某种用途,以借此解决在其他技术领域所遭遇的技术问题,并达到相应的技术效果。
初心专利商标事务所-黄富源专利师 [email protected]
电子电机背景的专利师,致力于协助客户产出对其有帮助的知识产权,在知识产权行业中打滚了十几年。希望回归初心,专利本质还是技术,期待能够以善良、热诚与专业来服务每一个客户。